בית המשפט: אין להרחיב מעבר לנדרש הגנה לבעל סימן מסחר 

עו"ד גיל נדל, גלעד פז

לאחרונה, הפך בית המשפט המחוזי בתל אביב בערעור החלטה של רשם סימני המסחר, וקבע כי סימן המסחר Killah לביגוד ואופנה אינו דומה מספיק לסימן המסחר Killy בתחום ביגוד הסקי, , ולכן, אישר את רישום הסימן.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת European Sport Merchndising היא בעלת סימן מסחר בשם Killy, בתחום ביגוד הסקי. הסימן נכתב בצבע לבן על רקע תיבה שחורה.

חברת Upcoming TM ביקשה לרשום בישראל סימן מסחר בשם Killah, בתחום ביגוד ואופנה, כאשר הסימן נכתב בצבע אדום.

רשם סימני המסחר קבע שהסימנים דומים ועלולים לגרום להטעיית הציבור וסירב לרשום את הסימן Killah. חברת Upcoming TM ערערה על כך לבית המשפט המחוזי.

הכרעת בית המשפט המחוזי בערעור:

על מנת לקבוע האם הדימיון בין שני סימני המסחר מגיע לכדי הטעייה נהוג להפעיל מבחן הקרוי "המבחן המשולש", שכולל שלושה תתי מבחנים: המבחן הפונטי-ויזואלי, מבחן סוג הטובין ומבחן סוג הלקוחות.

המבחן הפונטי ויזואלי- על פי מבחן זה (המוכר גם בשם "מבחן המראה והצליל") משווים את המראה של שני הסימנים ואת דרך הגייתם.
במקרה זה, קבע בית המשפט כי שני הסימנים הינם בעלי אורך שונה, והם מכילים סיומת פונטית שונה לחלוטין (KILL-Y  לעומת KILL-AH), וגם דרך הגייתם שונה.
בית המשפט ציין גם כי סימן המסחר KILLY מוכר כרגע רק בתחום הסקי ומתבסס על שמו של גולש הסקי הצרפתי Jean Claude Killy, שם אשר מוכר היטב לקהל הצרכנים של אביזרי הסקי. מנגד, קבע בית המשפט כי משמעותה של המילה KILLAH בסלנג אמריקאי הינה "רצחני".

מבחינה ויזואלית קבע בית המשפט כי קיים שוני ויזואלי מהותי ביותר בין שני הסימנים.

מבחן סוג הטובין- במקרה שלפנינו, קבע בית המשפט כי היות וסימן המסחר KILLAH  מיועד לאביזרי אופנה לנשים צעירות וסימן המסחר KILLY מיועד לתחום הסקי בלבד, לא מדובר באותם הטובין. רשם סימני המסחר קבע כי מדובר באותם טובין, לאור יכולתו של בעל סימן המסחר Killy להתרחב גם לתחום ההלבשה, אך בית המשפט דחה רעיון זה.

מבחן סוג הלקוחות- נפסק כי סימן המסחר "KILLY" פונה ל"חתך צר ומובחן של צרכנים, אפילו "מתוחכם ויודע דבר" - קהל חובבי הסקי בישראל.

לסיכום, לאחר שהשווה בין שני סימני המסחר על בסיס "המבחן המשולש", הפך בית המשפט את החלטת רשם סימני המסחר, והורה לרשום את סימן המסחר Killy.

סיכום ומסקנות:

מקרה זה הינו מקרה לא שגרתי, היות ולרוב לא הופכים בתי המשפט את החלטות רשם סימני המסחר.
במקרה שלפנינו, ייתכן ובית המשפט בחר לקבל את הערעור, כשהוא רואה לנגד עיניו את חופש העיסוק והתחרות של בעל הסימן המתחרה, המשליך גם על האינטרס הציבורי בתחרות חופשית ומשוכללת, שמביא בסופו של יום לירידה במחירים של מוצרים ולמגוון רחב יותר.
לאור זאת, ומאחר ומדובר במקרה לא ברור אלא במקרה גבולי, בחר בית המשפט שלא למתוח מעבר לנדרש את הגנת סימן המסר הרשום, ובחר לאפשר את רישום הסימן המתחרה.

[עש"א (מחוזי ת"א) 49831-01-11Upcoming TM SA  נ' European Sports Merchandising, פסק-דין מיום 21.2.12, השופט גדעון גינת. ב"כ הצדדים - ל- Upcoming TM – עו"ד ריצ'רד לוטי; ל-European Sports Merchandising – עו"ד ד"ר שלמה כהן].